BLACKBERRY / blackphone (fig.): Teilweise Verwechslungsgefahr

Sachverhalt und History

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der im schweizerischen Markenregister eingetragenen Schweizer Wortmarke 656‘003 BLACKBERRY, für die Waren- und Dienstleistungs-Klassen 9, 35, 38 und 42.

Die Beschwerdeführerin erhob umfassend Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke 668‘121 blackphone (fig.), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 registriert wurde. Als Begründung führte sie aus, die Widerspruchsmarke verfüge über gesteigerte Kennzeichnungskraft und demzufolge über einen erweiterten Schutzumfang.

Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wies mit Entscheid vom 28.12.2016 den Widerspruch vollumfänglich ab, begründet u.a. mit der Gemeinfreiheit der Elemente «blackphone» und auch «black» im Sinne einer Farbbezeichnung. Offen gelassen wurde hingegen die Frage, ob der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme.

Die Beschwerdeführerin erhob Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und brachte u.a. vor, die Widerspruchsmarke geniesse eine sehr grosse Bekanntheit und habe daher insgesamt einen erhöhten Schutzumfang. Die mosaikartige Betrachtungsweise der Elemente „Berry“ und „phone“ durch die Vorinstanz sei vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung unzulässig. Die Beschwerdegegnerin bestritt dies.

Erwägungen

Gemäss Bundesverwaltungsgericht könne die Widerspruchsmarke „BLACKBERRY“ für die Waren Mobiltelefone, Smartphones, Tabletphones, persönliche digitale Assistenten (PDA’s) und Zubehör in der Warenklasse 9 sowie für Instant Messaging-Dienstleistungen in der Klasse 38 trotz schwindender Marktanteile in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit in Anspruch nehmen. Insoweit diese Waren und Dienstleistungen betroffen seien, bestehe eine Verwechslungsgefahr mit der Marke „blackphone“ (fig.).

Entscheid

Das Bundesverwaltungsgericht traf folgende Entscheidung:

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 28.12.2016 wird aufgehoben und der Widerspruch Nr. 14’197 teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 668’121 für alle Waren in Klasse 9 sowie für die «Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten» in Klasse 38 aus dem Markenregister zu löschen.
2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3. Die Verfahrenskosten von Fr. 5’700.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1’425.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4’500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 3’075.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4’275.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4. Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1’750.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.
5. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren Fr. 1’600.– zu erstatten.