Apfel (fig.) – APPLE / APPLE BOUTIQUE und fehlende Warengleichartigkeit

Fig. von Widerspruchsmarke 1

Der Markeninhaber der älteren Marke kann beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) Widerspruch einlegen, wenn die Voraussetzungen erstellt sind (vgl. MSchG 31).

Im Widerspruchverfahren Nr. 15377 und 15378; IR 868’666 [Apfel] (fig.), CH 625’404 APPLE / CH 696’405 APPLE BOUTIQUE bildete die Warengleichartigkeit eine wesentliche Rolle für die Streitparteien:

• Apple Inc. (Beschwerdeführerin, Besitzerin der Widerspruchsmarke)
  • Edelmetalle und deren Legierungen (Klasse 14)
• Apple Boutique (Beschwerdegegnerin)
  • Statuen, Schmuckwaren und Schlüsselanhänger (Klasse 14)

Gemäss Bundesverwaltungsgericht (BVGer) liege eine Gleichartigkeit vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammten oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt würden.

„An der fehlenden Warengleichartigkeit vermag auch der im Lauf des Beschwerdeverfahrens gefällte BGE 145 III 178 «Apple» nichts zu ändern, der der Wortmarke APPLE einen überragenden Bekanntheitsgrad zuschreibt, der ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen begünstigt (…). Die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke, die diese dank überragender Bekanntheit im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen erworben hat, vermag zwar auf benachbarte Gebiete im engen Gleichartigkeitsbereich auszustrahlen (…). Sie führt jedoch nicht zur Aufhebung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips. Im Widerspruchsverfahren kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs berufen, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG nicht erwähnt und damit als Prüfungsgegenstand ausklammert (…).“ (Erw. 7.6).

Ergebnis:

• Der Widersprechende kann sich im Widerspruchsverfahren nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs berufen.

Entscheid des BVGer:

1. Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden. Die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz (IGE) vom 19. Dezember 2019 werden bestätigt.
2. (Kosten)
3. (reduzierte Parteientschädigung)
4. (Mitteilungen)