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Markenrecht

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Widerspruchsverfahren

Rechtsgebiet:
Markenrecht
Stichworte:
Marke, Markenrecht
Autor:
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Herausgeber:
Verlag:
LAWMEDIA AG

Widerspruchsbedingungen

Der Markeninhaber der älteren Marke kann beim IGE Widerspruch einlegen, wenn folgende Voraussetzungen erstellt sind (vgl. MSchG 31):

  • Formelle Voraussetzungen
    • Wahrung der Widerspruchsfrist
      • 3 Monate seit der Publikation einer nationalen Markeneintragung
      • 3 Monate seit dem ersten Tag des auf die Publikation folgenden Monats
    • Einreichung der Widerspruchserklärung beim IGE (MSchG 31 Abs. 2, Satz 1)
      • in schriftlicher Form
      • mit Antrag und
      • mit Begründung
    • Wahrung der Zahlungsfrist für die Widerspruchgebühr (MSchG 31 Abs. 2, 2. Satz)
      • identisch mit der Widerspruchsfrist
  • Widerspruchsgründe
    • Relative Ausschlussgründe (MSchG 3 Abs. 1)
    • Absolute Ausschlussgründe?
      • Nur Schutzbereich
      • Gegen die Eintragung einer geographischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden (MSchG 31 Abs. 1bis)
    • Verteidigungsmöglichkeit
      • Berufung auf Nichtgebrauch (MSchG 32 i.V.m. MSchG 12 Abs, 1)
        • Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke (MSchG 12 Abs. 1), so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (MSchG 32)
        • Vgl. Gebrauchspflicht
  • Vom Markeninhaber der älteren Marke bzw. Widersprecher zu beachten:
    • Die eigene Marke muss die ältere sein als jene des Verletzers
    • Bei der eigenen Marke muss während der ersten 5 Jahre der Gebrauch aufgenommen worden sein und der Gebrauch immer noch andauern
  • Die Verwechslungsgefahr muss sich kumulativ beziehen auf:
    • Wort, Bild oder Wort-Bild und
    • Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit.

Widerspruchsentscheid des IGE

Entscheid über den Widerspruch

Ist der Widerspruch des Markeninhabers der älteren Marke begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (vgl. MSchG 33).

Eine Teilgutheissung des Widerspruchs ist zulässig:

  • Gegenstand
    • Verwechslungsgefahr nur für gewisse Waren und / oder Dienstleistungen
  • Folge
    • Einschränkung von Waren bzw. Dienstleistungen (Waren-Dienstleistungsverzeichnis (WDL)

Judikatur

  • BVGer vom 15.01.2019 (B-2521/2018) (MICASA / SWICASA)
  • BVGer vom 25.07.2019 (B-5846/2017) («[gallo] (fig.)» / «[gallo] (fig. / MONCLER vs. ROSSIGNOL)
  • BVGer vom 30.09.2020 (B-1342/2018) ([Apfel] (fig.) APPLE / APPLE BOUTIQUE – Kein Schutz der berühmteren Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs)
  • BGer 4A_129/2020 vom 26.10.2020 (Von Roll – Genügende Feststellungsinteresse, weil das IGE in Widerspruchsverfahren insofern eine beschränkte Kognition hat, als es die Missachtung einer vertraglichen Verletzung durch den Widersprechenden nicht prüfen kann)

Weiterführende Informationen

Parteientschädigung

Mit dem Widerspruchsentscheid hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Umfange die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. MSchG 34).

Rechtsmittel

Der Widerspruchsentscheid des IGE ist rechtsmittelfähig.

Tipp

Beizug eines Fachmanns zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

  • Das IGE vertritt zu Recht die Meinung, dass für einen Laien die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht, sehr schwierig ist.
  • Case law: Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist stark von den Präjudizien der Rechtsprechung abhängig.

Literatur

  • Marbach Eugen / Ducrey Patrik / Wild Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017, S. 150 ff., Rz 722 ff.

Judikatur

  • BVGer B-2354/2016 („Allianz“ vs. „Allianz TGA (fig.)“)

Weiterführende Informationen

Hinweis: Ablaufschema zum Widerspruchsverfahren

Ablaufschema Markenwiderspruchsverfahren

Quelle: Marbach Eugen / Ducrey Patrik / Wild Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017, S. 152

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