OTTO vs. OTTO‘S: Verwirkung prioritärer Markenrechte und Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr

MSchG 12 + UWG 3 Abs. 1 lit. d – Nun das entscheidende Bundesgerichtsurteil

Einleitung / Sachverhalt / History

Der Beschwerde vor Bundesgericht (BGer) der Otto GmbH & Co. KG und der A. GmbH als Beschwerdeführerinnen (zusammen: BF) gegen die OTTO’S AG (BG) ging eine Klage der BG am Kantonsgericht Luzern (KGer LU), mit der diese insbesondere ein Verbot des Auftrittes in der Schweiz unter dem Zeichen «OTTO» verlangt hatte, voraus.

Das KGer LU wies damals die Klage ab, wogegen die BG Beschwerde vor dem BGer führte. – Mit Urteil 4A_22/2019 vom 23.05.2019 hob das BGer den Entscheid der Vorinstanz auf und wies die Sache zur Neubeurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss UWG 3 Abs. 1 lit. d an diese zurück.

Vgl. zum Sachverhalt und zur History

• OTTO’S vs. OTTO: Verwechslungsgefahr?

Erwägungen

Das BGer erwog zunächst folgendes:

• Bejahung der Kennzeichnungskraft der Marke «OTTO»
• Zur Gebrauchspriorität des Zeichens «OTTO’S» und zum Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136):
  • Beanstandung der Nichtberücksichtigung des Übereinkommens durch die Vorinstanz
  • Enge Auslegung der Übereinkommensbestimmung
  • Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat bewirke einzig den Aufschub der Gebrauchsschonfrist im anderen Vertragsstaat – in der Schweiz 5 Jahre gemäss MSchG 12
• Zur Schutzwürdigkeit der Marktposition des Zeichens
  • BF hätten ihre prioritären Markenrechte gegenüber der BG verwirkt, weshalb offensichtlich keine «schutzwürdige Marktposition» mehr vorliege
  • Daher Verneinung eines Rechtsschutzinteresse zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke i.S.v. MSchG 12
• Annahme einer evident drohenden Verwechslungsgefahr i.S.v. UWG 3 Abs. 1 lit. d
  • beinahe Wortidentität der beiden Zeichen
  • Verwendung für mindestens z.T. gleiche oder gleichartige Produkte
  • Marktvorsprung und Bekanntheitsgrad des Zeichens in der Schweiz
  • Bei Bejahung der Verwechslungsgefahr habe eine Interessensabwägung zu erfolgen:
    • Das BGer verwies auf die Lehre, wonach im Verhältnis zwischen Gleichnamigen die jeweiligen Prioritätsregeln gälten und die Namensrechte der Prioritätsjüngeren in der Abwägung zu berücksichtigen seien
    • Das Ergebnis könne auch ein Kompromiss sein, indem das prioritätsjüngere Zeichen mit einem Zusatz ergänzt werden müsse
    • Wo dies nicht möglich sei, dürfe der Prioritätsjüngere seinen Namen nicht als charakteristischen Zeichenteil benutzen
    • In der Regel sei aber davon auszugehen, dass der Bestand eines im Gebrauch prioritätsälteren, im Verkehr durchgesetzten Zeichens aufgrund der Verwechslungsgefahr Einschränkungen gegenüber dem Wettbewerber bezüglich der Verwendung seines jüngeren Zeichens rechtfertige.

Weiter hielt das BGer fest, dass nach Ansicht der Vorinstanz deutlich überwiegen würden:

• Schutzwürdigkeit des Zeichens «OTTO’S» aufgrund der Gebrauchspriorität
• Verkehrsdurchsetzung.

Unter Verweis auf die anzuwendende Zurückhaltung bei der Prüfung von Ermessensentscheiden durch das BGer und mit der Feststellung, die diesbezüglichen Sachverhaltsrügen der BF zielten nicht auf die Feststellung des Sachverhalts, sondern auf dessen Beurteilung ab, lehnte das BGer das Eingreifen in die Interessensabwägung der Vorinstanz ab.

Entscheid

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 12’000.– werden den Beschwerdeführerinnen (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte) auferlegt.
3. Die Beschwerdeführerinnen haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte) mit insgesamt Fr. 14’000.– zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.