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Markenrecht

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Gebrauchspflicht

Rechtsgebiet:
Markenrecht
Stichworte:
Marke, Markenrecht
Autor:
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Herausgeber:
Verlag:
LAWMEDIA AG

Agenda

Grundlagen

  • MSchG 11 (Gebrauch der Marke)
  • MSchG 12 (Folgen des Nichtgebrauchs

Art. 11 MSchG Gebrauch der Marke

1 Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.

2 Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr.

3 Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst.

Art. 12 MSchG Folgen des Nichtgebrauchs

1 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2 Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat.

3 Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.

Gebrauchserfordernis

Damit der Markeninhaber seinen Markenschutz in Anspruch nehmen bzw. Dritten gegenüber geltend machen kann, hat er seine Marke zu gebrauchen (vgl. MSchG 11)

Beginn der Gebrauchsschonfrist

Die Gebrauchsschonfrist beginnt zu laufen (MSchG 12 Abs. 1):

  • Grundsatz
    • Mit unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder
    • Mit dem rechtskräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens
  • Ausnahmen
    • Notorisch bekannte Marken
    • Staatsvertrag mit Deutschland, wonach der Gebrauch in einem anderen Land als rechtserhaltend gilt.

Weiterführende Informationen

  • BGer 4A_152/2020 vom 26.10.2020 (Staatsvertrag, Verwirkung prioritärer Markenrechte + Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr)

Rechtserhaltender Gebrauch + Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für den rechtserhaltenden Gebrauch sind:

  • Gebrauch in den Waren- und Dienstleistungs-Kategorien, für die die Marke hinterlegt wurde (vgl. MSchG 11 Abs. 1)
    • Kennzeichenmässiger Gebrauch
    • Gebrauch im Wirtschaftsverkehr
    • Ernsthafter Gebrauch
    • Gebrauch im Inland
  • Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (vgl. MSchG 11 Abs. 2)
    • Teilgebrauch
      • Macht der Markeninhaber oder sein Stellvertreter vom registrierten Markenrecht nur für einen Teil der in der Waren- und Dienstleistungsliste gewählten Produkte Gebrauch, so kann nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist nur noch für diesen Teil das Markenrecht geltend gemacht werden
    • Gebrauch für andere Produkte
      • Der Markengebrauch für Produkte, die unter keinen der hinterlegten Waren- und Dienstleistungsbegriffe subsumiert werden können, ist für die hinterlegte Marke nicht rechtswahrend, abgesehen von Ausnahmen (zB laienhafte Redaktion des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses)
  • Gebrauch der Marke durch Markeninhaber oder mit Zustimmung durch einen Dritten (vgl. MSchG 11 Abs. 3)
    • Grundsatz
      • Gebrauch durch den Markeninhaber
    • Ausnahme

Literatur

  • Marbach Eugen / Ducrey Patrik / Wild Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017, Rz 778 ff.

Judikatur

  • BVGer vom 21.10.2019 (B-6505/2017) (Wort-/Bildmarke PUMA: ungenügend rechtserhaltender Gebrauch)
  • BGer 4A_515/2017 vom 04.07.2018 (Bentley-Fall)
  • BGE 130 III 267 ff. (Tripp Trapp-Fall)

Weiterführende Informationen

Folgen des Nichtgebrauchs

Der Nichtgebrauch einer Marke unterliegt folgenden Kautelen (MSchG 12):

  • Grundsatz
    • Der Markennichtgebrauch führt zum Verlust der Ausschliesslichkeit (vgl. MSchG 12 Abs. 1)
  • Voraussetzungen
    • Der Dritte, der das Markenrecht des Markeninhabers bestreitet, hat den Nichtgebrauch geltend zu machen
  • Schonfrist
    • Während 5 Jahren besteht eine sog. „Gebrauchsschonfrist“, indem der Markeninhaber erst fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens bei Nichtgebrauch das Markenrecht verliert (vgl. MSchG 12 Abs. 1)
  • Wiederaufnahme
    • Wird der Markengebrauch nach mehr als 5 Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach MSchG 12 Abs. 1 geltend gemacht hat (vgl. MSchG 12 Abs. 2).

Weiterführende Judikatur

  • BGer 4A_152/2020 vom 26.10.2020 (Verwirkung prioritärer Markenrechte + Lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr)

Literatur

  • Marbach Eugen / Ducrey Patrik / Wild Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017, Rz 786 ff.

Weiterführende Informationen

Geltendmachung des Nichtgebrauchs

Bei der Geltendmachung des Nichtgebrauchs bestehen folgende Behauptungs- und Nachweislasten (MSchG 12 Abs. 3):

  • Nichtgebrauchs-Glaubhaftmachung durch Bestreiter
    • „Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; …“ (MSchG 12 Abs. 3)
  • Gebrauchsbeweis durch den Markeninhaber
    • „…; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber“ (MSch 12 Abs. 3)

Literatur

  • Marbach Eugen / Ducrey Patrik / Wild Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017, Rz 778 ff.

Judikatur

  • BGer 4A_515/2017 vom 04.07.2018 (Bentley-Fall)

Weiterführende Informationen

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