OTTO’S vs. OTTO: Verwechslungsgefahr?

Namensgeber: Otto Ineichen (OTTO’S / Werner Otto (OTTO-VERSAND)

Einleitung

Das Kantonsgericht des Kantons Luzern (Vorinstanz) stellte fest, den Marken der Beschwerdegegnerin 1 (OTTO (GmbH & Co KG) komme Hinterlegungspriorität und Gebrauchspriorität gegenüber denjenigen der Beschwerdeführerin (OTTO’S AG) zu, die Markenrechte der Beschwerdegegnerin 1 seien nicht verwirkt und das Markenrecht verleihe der Beschwerdegegnerin 1 ein positives Gebrauchsrecht. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 11 und 13 MSchG verletzt und Art. 5 des Staatsvertrages unrichtig ausgelegt sowie die Verwirkung des Markenrechts der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht verneint.

Sachverhalt

OTTO’S AG (Klägerin, Beschwerdeführerin)

• Sursee/CH
• Gründung: 1978
• Zweck: Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf von Waren in eigenen Verkaufsgeschäften
• Betätigung: zunächst Restpostenhändlerin und später Einzelhändlerin und Dienstleistungsanbieterin unter der Marke «OTTO’S» und dem Logo

• Marken: Halterin der Markenserie von insgesamt 14 aktiven Marken mit dem Zeichenbestandteil «OTTO’s» als Kernelement:
  • Wortmarke CH Nr. P-453413 «OTTO’S Warenposten», hinterlegt am 20.03.1998
  • Wortmarke CH-Nr. P-462929, «OTTO’S», hinterlegt am 21.04.1999
  • Bildmarke CH Nr. 473105 «OTTO’S» (Bild oben), hinterlegt am 30.12.1999
• Gegen die Eintragung dieser Bildmarke erhob die Otto GmbH & Co. AG am 4.10.2000 Widerspruch, zog diesen jedoch am 20.12.2000 vorbehaltlos zurück
• Geschäfte (stationärer Handel): rund 100 Filialen
• Mitarbeiter: ca. 2’000 Mitarbeiter
• Kundschaft (nach eigener Darstellung) im Jahre 2016: mehr als 15 Mio. Kunden über sämtliche Vertriebskanäle
• Angebot: 80’000 Artikel und diverse Dienstleistungen
• Online-Webshop: Seit 2007 «für ausgesuchte Markenartikel zu absoluten Sensationspreisen»
• Onlineversandhandel: ca. 1-2 % des Gesamtumsatzes, laut Klägerin von strategischer Bedeutung
• Umsatz der Klägerin in 2015: CHF 649 Mio.

Otto GmbH & Co. AG (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1)

• Sitz: Hamburg/D
• Muttergesellschaft einer weltweit tätigen Handels- und Dienstleistungsgruppe in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Services
• Gründung (1949) von Werner Otto
• Betätigung: Gruppe betreibt nach eigenen Angaben keinen stationären Handel, jedoch Onlinehandel (ca. 92 %) und Kataloghandel (ca. 8 %) unter der Marke „OTTO“ und dem Logo

 OTTO

• Marken: Sie hält mehrere international registrierte Marken mit dem Zeichen «OTTO» in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Zeichenelementen.
  • Den Schutz in der Schweiz beansprucht sie namentlich:
    • seit 01.05.1979 für die Wortmarken IR-Nr. 218534 «OTTO-VERSAND»
    • seit 20.06.1994 für IR-Nr. 616349 «OTTO»
    • seit 20.07.1994 für die Schweizer Marken
      • «OTTO-VERSAND» (2P-423133)
      • «OTTO» (2P-423132) für «Versandhandel» in Klasse 42
    • Im Zeitraum von 2000 bis 2012 registrierte Beklagte 1 weitere zehn Marken mit dem Bestandteil «OTTO» mit Schutzanspruch für die Schweiz, wogegen die Klägerin keinen Widerspruch erhob
• Schweiz-Präsenz:
  • Die Otto-Gruppe ist in der Schweiz seit 1996 im Onlinehandel tätig, nachdem sie Jelmoli erworben hatte, den sie als Jelmoli-Versand fortführte
  • Betrieb des Onlinehandels über
    • Jelmoli
    • Versandhäuser
      • Heine
      • Bonprix
      • Witt
      • Sieh an
      • Ackermann
      • Quelle
      • Manufactum
      • About You
• Umsatz in der Schweiz: rund CHF 400 Mio. Franken
• Marke «OTTO»: Diese wurde bisher dafür nicht benutzt.

UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH (Beklagte 2, Beschwerdeführerin 2)

• Sitze: Salzburg/A und Graz/A
• Besitzer: gehört der Otto-Gruppe
• Zweck: Online-Versandhandel
• Betrieb: 7 Versandhandelsmarken, u.a.
  • Ackermann
  • Quelle
  • Lascana
  • Schlafwelt
• Tätigkeitsrayon: Präsenz
  • Schweiz
  • Österreich
  • Osteuropa
• Jahresumsatz: rund CHF 330 Mio.

Streitauslösender Faktor

• Schreiben der Beklagten 2 an die Klägerin vom 16.09.2016, wonach sie ab dem 2. Quartal 2017 auch in der Schweiz mit der Marke «OTTO» im Markt auftreten, einen Onlineshop eröffnen und im Kataloggeschäft tätig sein werde
• Angebot der Beklagten 2 für eine Koexistenz in dem Sinne, dass jeder seine Sortimente in seiner Zielgruppe online vermarkte, wobei die Details in einem Gespräch zu klären seien
• Die Klägerin erklärte sich damit nicht einverstanden, da sie die Verwechslungsgefahr als sehr gross erachte, wenn ein Zeichen «Otto-Versandhandel.ch» im schweizerischen Markt auftrete; sie könne sich dagegen mit einem Zeichen «otto.de/ch» einverstanden erklären
• Weitere Verhandlungen scheiterten.

Prozess-History

Klage

Am 07.04.2017 gelangte die Klägerin ans Kantonsgericht des Kantons Luzern, mit folgenden Rechtsbegehren:

«1. Es sei den Beklagten zu verbieten (jeweils als selbständiger Antrag),  

a. die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezieller Ausrichtung auf die Schweiz unter dem Kennzeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen; 

b. einen Domainnamen mit der Top-Level-Domain «ch», der die Zeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» enthält, in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen, zu registrieren oder durch einen Dritten registrieren zu lassen und/oder einen solchen bereits registrierten Domainnamen zu erwerben oder aktiv zu nutzen bzw. durch einen Dritten erwerben oder aktiv nutzen zu lassen. 

2. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 hievor seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5’000.– (Art. 343 Abs. lit. a ZPO) und/oder einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1’000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen……» 

Die Klägerin stellte gleichzeitig das Begehren, der Beklagten 2 sei die Aufnahme des Online-Handels unter den strittigen Zeichen vorsorglich zu verbieten. Dieses Verbot sprach das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 14.08.2017 aus.

• Das Bundesgericht wies die Beschwerde der Beklagten 2 mit Urteil 4A_500/2017 vom 12.022018 ab.
• Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.

Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern

Mit Urteil vom 26.11.2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit es darauf eintrat.

Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellte die Klägerin die Rechtsbegehren, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 26.11.2018 sei aufzuheben und ihre Rechtsbegehren seien gutzuheissen, eventuell sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen

• Rügen im Wesentlichen:
  • Verletzung von Art. 3 lit. d UWG
  • Falsche Auslegung von Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages
  • Vorinstanz habe zu Unrecht einzig auf die Marktposition der Beschwerdeführerin im Onlinehandel abgestellt
  • Nicht geprüfte Tragweite des rechtserhaltenden Gebrauchs

Die Beklagten beantragen in ihrer Antwort die Abweisung der Beschwerde.

Mit Verfügung vom 10.04.2019 wurde der Beschwerdegegnerin 2 für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens vorsorglich verboten, die Tätigkeit als Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezifischer Ausrichtung auf die Schweiz unter den Kennzeichen «OTTO» und/oder «OTTO- VERSAND» (in Alleinstellung oder mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht erwog zusammenfassend folgendes:

UWG-Verletzungen der VI

• Einschränkung auf einen Verkaufskanal trotz Geschäftstätigkeitsausdehnungsabsicht der Beschwerdegegnerinnen
  • Die Vorinstanz habe 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt, indem sie den Markt, auf den die Beschwerdegegnerinnen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen wollen, auf einen Verkaufskanal einschränkte und dabei die zeitliche Priorität der Beschwerdeführerin im Marktsegment zu Unrecht verneint habe, in dem die Beschwerdegegnerinnen unter ihren Kennzeichen auftreten wollen
  • Die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht geprüft, ob die von den Beschwerdegegnerinnen beabsichtigte Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von 3 lit. d UWG schaffe
• Begründetes Eventualbegehren der Beschwerdeführerin
  • Das Eventualbegehren der Beschwerde sei begründet und die Sache sei daher zur Neubeurteilung dieser Fragen an die Vorinstanz zurückzuweisen

Berechtigtes Nichteintreten der VI auf das Begehren um Verbot der Eröffnung von Ladengeschäften

• Da die Beschwerdegegnerinnen nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil keine Ladengeschäfte betreiben und jedenfalls in der Schweiz nicht zu betreiben beabsichtigen, habe die Vorinstanz das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin zu Recht verneint.

Ergebnis

Die Beschwerde war daher teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben sowie die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen.

Angesichts der bloss teilweisen Gutheissung der Beschwerde und des ungewissen Ausgangs des Verfahrens in der Sache selbst rechtfertige es sich, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen.

Entscheid

• Teilweise Gutheissung der Beschwerde
• Aufhebung des angefochtenen Entscheids des Obergerichts des Kantons Luzern und Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung
• Verfahrenskosten (Auferlegung den Parteien je zur Hälfte)
• Keine Parteientschädigungs-Zusprechung
• Mitteilungen

Markenzeichen Quelle: BGer 4A_22/2019 vom 23.05.2019 | bger.ch